CIEN AÑOS DE NOTORIEDAD de la marca como fuente de derechos: 6 de noviembre de 1925

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El sistema legal más antiguo en materia de protección de marcas es el que condiciona el acceso a esta protección al uso previo de la marca que se pretende proteger contra la adopción no autorizada del signo por parte de terceros. Es un sistema justo, pero con inconvenientes que se busca eliminar sustituyendo el uso por el registro de la marca ante una autoridad, sistema pragmático, pero poco justo: basta cumplir una formalidad para acceder a la protección. Como suele suceder en estos casos, de las ventajas de uno y otro sistema surgen los sistemas mixtos -como el de México- en los que tanto el uso como el registro son generadores de efectos jurídicos. El nivel más sofisticado en materia de protección marcaria surge con motivo del reconocimiento de la notoriedad de la marca como fuente de derechos, independiente al uso y al registro, adoptado en el ámbito internacional en La Haya un 6 de noviembre de 1925.

El carácter incorpóreo de los bienes de la empresa sobre los que recaen los derechos de propiedad intelectual permite que estos bienes pasen fronteras sin pasaporte y que, algunos de ellos, sean conocidos en territorios y mercados en los que su dueño no ha iniciado formalmente operaciones dirigidas a su explotación comercial. El caso más representativo de este fenómeno, que acontece con independencia de la intención del dueño de estos bienes, es el de algunas marcas que pueden llegar al conocimiento del público antes que éstas sean usadas o registradas en ciertas jurisdicciones, conocimiento que es generador de distintos tipos de efectos comerciales y jurídicos. Una característica de esta manifestación es la falta de control del dueño de una marca que ha llegado al conocimiento del público en países en que todavía no opera ni tiene actividades comerciales. A los signos marcarios que llegan a ubicarse en estos supuestos -esto es, que llegan a ser conocidos por el público o ciertos sectores del público aún antes de su uso a través de operaciones comerciales en el país-, se les conoce con distintos nombres: marcas notoriamente conocidas, marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alto renombre o marcas famosas, dependiendo del grado de notoriedad del signo involucrado (c’est une question de degré dijo el ilustre jurista Paul Mathély cuando se debatían estos temas en una reunión de AIPPI en Barcelona, años atrás). Estrictamente hablando, todas son marcas notoriamente conocidas. Sin desconocer que la difusión y conocimiento de una marca en el extranjero, en estas circunstancias, es un fenómeno que tiende a expandirse a partir de la última década del siglo pasado cuando comienza el uso masivo de la Internet -en contraste con usos confinados a círculos militares y académicos que ya existían a mediados del siglo XX-, la realidad de las cosas es que para los bienes inmateriales de la empresa, este mundo siempre ha sido global y sin fronteras, mucho antes de la era Internet. Entre los efectos negativos que acarrea este fenómeno se puede dar cuenta de la puesta en práctica de conductas por parte de comerciantes locales y extranjeros que aprovechan ese conocimiento del signo ajeno en beneficio propio, sin consentimiento del dueño original del signo. Estas actividades, consistentes en el aprovechamiento del prestigio ajeno en beneficio propio, suelen acarrear inconvenientes para el legítimo dueño de la marca involucrada.

Desde tiempos remotos se sabe de estas conductas como un fenómeno global que ha requerido correctivos igualmente globales a través del Derecho internacional. Una medida con miras a una solución es instrumentada, finalmente, a través de un tratado internacional un 6 de noviembre de 1925, hace cien años, fecha en que se adopta el criterio que entiende que la notoriedad de una marca es una fuente de derechos, que puede ser invocada por parte de su dueño en contra de quien ha aprovechado esa notoriedad a través del registro de la marca en su propio nombre y el uso subsecuente de dicha marca. En uno y otro caso, sin el consentimiento de quien tiene derecho tanto al registro como al uso.

En 1925 se reconoce oficialmente en el Derecho internacional que la notoriedad de una marca es una fuente de derechos en favor de su dueño que puede hacerse valer, fundamentalmente -pero no únicamente-, en la ausencia de un registro o uso previo de esa marca. Esto ocurre a través de la introducción de un nuevo artículo en el tratado internacional más importante que existía en esa época en materia de protección de estos bienes inmateriales de la empresa sobre los que recaen los derechos de propiedad industrial. El tratado modificado en 1925 -que al día de hoy está en vigor en la gran mayoría de las naciones – existe desde el 20 de marzo de 1883, fecha en que se firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) que nada decía sobre el tema en la versión original ni en revisiones posteriores realizadas en conferencias diplomáticas de revisión que tuvieron lugar en Bruselas en 1900 y en Washington, D.C. en 1911. Fue hasta la Conferencia Diplomática de La Haya de 6 de noviembre de 1925 cuando los representantes de los países miembros de este instrumento internacional acordaron la adopción de la norma sobre el carácter notorio de una marca como generador de derechos (México entre ellos, que es miembro del Convenio de París desde 1903). Esto ocurrió a través de la incorporación del nuevo artículo 6 bis, hoy célebre a cien años de su adopción. Tanto empresas mexicanas con negocios en el extranjero, como empresas extranjeras que hacen negocios en México, han estado en condiciones de invocar la notoriedad de una marca como el apoyo legal para una reclamación a partir de la incorporación de la norma contenida en el artículo 6 bis del Convenio de París en la Revisión de La Haya de 1925. El texto original de La Haya ha sido perfeccionado a lo largo de revisiones posteriores que han tenido lugar en conferencias diplomáticas de revisión, incluidas las de Londres en 1934 y de Lisboa en 1958 en que se revisó por última vez el texto del artículo 6 bis. Ante la omisión de los miembros del Convenio de París de actualizar el compromiso durante más de tres décadas, en 1994 los países miembros del Acuerdo de Marrakech que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron la actualización del antiguo texto revisado en Lisboa en 1958 a través de un anexo de este Acuerdo destinado a temas de propiedad intelectual conocido como el Acuerdo ADPIC. Este Acuerdo incluye un nuevo artículo 16 (2) y (3) en materia de marcas notoriamente conocidas, reflejo de la jurisprudencia comparada en torno al artículo 6 bis.

Como suele acontecer en materia de temas comerciales, tanto en el ámbito nacional como internacional, la notoriedad de la marca como fuente de derechos cuenta con detractores y simpatizantes. Entre los del primer grupo destacan los que repudian la institución de la notoriedad, precisamente por reconocer y otorgar prerrogativas legales a quien no ha usado ni registrado su marca en el territorio en que se invoca la notoriedad como fuente de derechos marcarios, en situaciones que implican la necesidad de hacer excepciones a los principios de territorialidad y especialidad propias de la notoriedad como fuente de derechos; en tanto que los simpatizantes de la institución se apoyan en la necesidad de reconocer la notoriedad de la marca como fuente de derechos con la idea de facilitar la persecución de prácticas parasitarias y favorecer prácticas empresariales por los efectos benéficos que éstas acarrean para comerciantes y consumidores. A un siglo de distancia de la adopción de la institución que atribuye efectos jurídicos a la notoriedad de la marca en favor de su dueño, su existencia y aplicación continúan fomentándose no sólo a través de instrumentos comerciales de carácter general como el de la OMC, sino en posteriores acuerdos comerciales y de libre comercio, tanto bilaterales como regionales, en los que se es común ratificar el compromiso de los países contratantes de atribuir efectos jurídicos a la notoriedad de una marca como fuente de derechos en pleitos y contiendas legales en que está de por medio el Derecho marcario, tanto nacional como internacional. T-MEC es uno de ellos; TLCUEM es otro.

¿Quiere esto decir que todas las marcas están protegidas aun sin uso o registro en el país en que la notoriedad está disponible para ser invocada? La respuesta es un no firme y sin reservas. La notoriedad de la marca es un recurso disponible para explorar en casos excepcionales, repleto de tecnicismos que deben ser cuidadosamente vigilados y puestos en práctica antes de hacer los planteamientos legales correspondientes. La notoriedad de la marca es una fuente de derechos -tan compleja como sofisticada- a la que los dueños de marcas y sus abogados suelen recurrir precisamente cuando otros recursos legales de menor complejidad y costo no están disponibles por las características del caso concreto. Siempre que las circunstancias sean las apropiadas, especialistas en Derecho marcario, invariablemente, recomendarán a los dueños de marcas poner en práctica lo necesario -fundamentalmente el registro, acompañado de uso- con miras a estar en condiciones de ejercer los derechos de exclusividad que recaen sobre las marcas registradas en donde el fundamento de la protección se encuentra preconstituido a través del registro. Esto, en oposición a situaciones caracterizadas por la ausencia de ese fundamento preconstituido en que deberá explorarse la viabilidad de invocar la notoriedad de la marca -cuando verdaderamente existe- como el apoyo legal para proceder en contra de un tercero que, presumiblemente, se ha aprovechado de esa notoriedad en el mercado, sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo, todo lo cual deberá ser sometido a prueba y escrutinio. Admitido que todos los pleitos legales en materia de marcas tienen distintos grados de complejidad, el practicante de Derecho marcario está en condiciones de afirmar que entre los de más sofisticación y complejidad se encuentran los que tienen como apoyo legal de la reclamación la notoriedad, renombre o fama de una marca usurpada por parte de un tercero. Admitido que la notoriedad es típicamente una fuente de derechos independiente al uso y al registro, la notoriedad también está disponible para ser invocada junto con el registro como fuente de derechos e incluso con el uso, cuando la estrategia de quien la invoca así lo recomienda. Es pues una herramienta legal a explorar e instrumentar con el carácter excepcional indicado cuando, por la razón que sea, las circunstancias del caso concreto no han permitido que el dueño de la marca notoriamente conocida afectado se apoye en un registro previo para el signo, como fundamento principal de la protección que hay necesidad de hacer valer en contra de un tercero. Las experiencias de cien años en todo el mundo ponen de manifiesto las bondades de la institución de la notoriedad como fuente de derechos bienvenida cuando ha estado a disposición de empresarios dueños de marcas, para ser invocada por practicantes de Derecho marcario, con el consiguiente efecto para el consumidor de productos y servicios identificados con signos verdaderamente distintivos. Bienvenidos cien años de notoriedad cuando verdaderamente existe, y no como simple ocurrencia que algunas veces también es invocada ante la falta de fundamentos fácticos y legales de solidez en que apoyar una reclamación. Las ocurrencias son eso, y así deben ser tratadas cuando se invoca una notoriedad que sólo existe en la imaginación. La notoriedad de la marca como fuente de derechos es cosa seria y está reservada para situaciones igualmente serias, como lo evidencia la práctica del Derecho marcario, nacional e internacional, en los últimos cien años.
Por lo demás, la sociología jurídica pone de manifiesto, cómo cien años no han sido suficientes para permitir una cabal comprensión de la institución. En la vida de todos los días todavía se aprecian situaciones en que se confunde la notoriedad con el uso o argumentos que condicionan la existencia de la notoriedad al hecho que quien la invoca acredite el uso de la marca notoriamente conocida, lo que exhibe una limitada comprensión de la notoriedad como fuente de derechos independiente al uso (y al registro).

El artículo 6 bis y el caso BULOVA en México.

El Centenario del artículo 6 bis, lejos de ser la conmemoración de una figura simbólica o idealista, es una conmemoración repleta de significado práctico y empírico. La aplicación de la norma contenida en el artículo 6 bis del Convenio de París (véase su texto en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_201.pdf) forma parte de la práctica mexicana desde mediados del siglo pasado a través de un caso paradigmático que marcó un antes y un después en el Derecho marcario en todo lo relativo a la invocación de la notoriedad como fuente de derechos. Me refiero, como los veteranos del Derecho marcario mexicano lo saben, al famoso caso BULOVA en el que estuvo de por medio la recuperación de esta marca notoriamente conocida en favor de su dueño, después de un juicio que concluyó con la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 6 de octubre de 1952. La fuente del derecho invocado en este asunto fue la notoriedad de la marca BULOVA en términos del artículo 6 bis del Convenio de París. El caso BULOVA pone de manifiesto, además, cómo ciertas conductas perturbadoras en el mercado que ameritan su corrección a través de los mecanismos previstos en el artículo 6 bis, se complementan con la puesta en práctica de mecanismos legales que persiguen fines no totalmente distintos, representados por el artículo 10 bis del Convenio de París en materia de represión de competencia desleal, también citado en el caso BULOVA. Desde entonces, las enseñanzas de ese caso han enriquecido la práctica y la jurisprudencia de la doctrina de la notoriedad como fuente de Derechos invocada, originalmente, en este juicio por el Dr. David Rangel Medina, ante el funcionario que conoció en primera instancia del pleito Dr. César Sepúlveda, quien dictó la sentencia impugnada por la parte demandada de la que conoció el Juez de Distrito Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, autor del fallo que ratificó la sentencia de primera instancia del Dr. César Sepúlveda, ratificada en todas sus partes por la sentencia de la Suprema Corte de 6 de octubre de 1952. Además de su intervención en el caso BULOVA hacia fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, DAVID RANGEL MEDINA, CESAR SEPULVEDA e IGNACIO BURGOA tienen en común los tres ser recipiendarios del Premio Nacional de Jurisprudencia que les fue conferido, sucesivamente, décadas más tarde por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Nada en este mundo es casualidad.