Las solicitudes divisionales de patente permiten proteger invenciones adicionales divulgadas en una solicitud inicial, normalmente tras una falta de unidad detectada durante el examen de fondo. En muchas jurisdicciones pueden presentarse de oficio o de manera voluntaria, e incluso derivar de una divisional ya presentada dentro de la misma familia. Su utilidad es clara: dividir la materia en otras solicitudes de patente, con la finalidad de lograr una protección más detallada del invento, misma que no fue posible lograr en la solicitud inicial.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) en 2020, este esquema tomó un giro distinto en México, la ley prohibió expresamente las divisionales en cascada en ausencia de una objeción de unidad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Los Artículos 100, 101 y 102 de la LFPPI regulan los requisitos procedimentales y sustantivos de las divisionales, ya sea que deriven de un oficio emitido por el examinador del Instituto o de la voluntad del solicitante.
El Artículo 100 de la LFPPI establece que cada división deberá reivindicar una invención distinta, sin introducir nueva materia ni ampliar el alcance más allá de lo originalmente divulgado. Su segundo párrafo contiene la restricción más significativa:
“La solicitud divisional no podrá consistir en la división de otras solicitudes divisionales, salvo que ésta sea procedente a juicio del Instituto o le sea requerida al solicitante, en términos del artículo 113 de esta Ley.”
En este sentido, el condicionamiento establecido en la ley: “salvo que ésta sea procedente a juicio del Instituto”, no ha sido especificado por la autoridad dentro del trámite de una patente, más allá de la redacción del mismo artículo. Simplemente existe dentro de la legislación como una opción a disposición de los solicitantes, sin que se haya establecido qué circunstancias podrían llevar a que el Instituto las considere procedentes.
En la práctica, el Instituto rechaza sin excepción las divisionales adicionales que provengan de una solicitud ya dividida. La excepción reconocida hasta el momento es aquella en la cual el examinador requiera expresamente la división en virtud de una falta de unidad de invención.
Ahora bien, el artículo 102 resulta particularmente relevante ya que permite al solicitante dividir voluntariamente la solicitud inicial dentro del plazo de dos meses siguientes a la notificación del otorgamiento de la patente. No obstante, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil ha interpretado que las solicitudes divisionales voluntarias deben solicitarse antes de la conclusión del examen de fondo de la solicitud inicial.
Esta interpretación restrictiva ha conducido inclusive al rechazo de solicitudes divisionales que anteriormente eran admisibles bajo la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) abrogada, generando así incertidumbre para los solicitantes familiarizados con regímenes más permisivos.
Dos precedentes determinantes sobre la admisibilidad de las solicitudes divisionales en México se encuentran en las jurisprudencias del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte (PC.I.A. J/11 A (11a.), Registro Digital No. 2024997, julio de 2022; y PR.A.C.CN. J/43 A (11a.), Registro Digital No. 2029540, noviembre de 2024). En la primera se resolvió la contradicción entre dos Tribunales Colegiados: uno consideró extemporánea la divisional presentada tras la concesión de la patente inicial; el otro adoptó una interpretación más amplia basada en principios de derechos humanos. No obstante, en ambos criterios se concluyó que el momento oportuno para presentar una divisional voluntaria es hasta antes de que el examinador del Instituto concluya el examen de fondo, criterio que genera la tensión central con el Artículo 102 de la LFPPI.
En la jurisprudencia PC.I.A. J/11 A (11a.), Registro Digital No. 2024997, el Pleno determinó que los solicitantes conocen el alcance de su invención desde el momento de la presentación, por lo que están en condiciones de solicitar la división voluntaria en cualquier momento del trámite, particularmente antes de que el Instituto concluya el examen de fondo. Una vez concluido el examen de fondo, éstas serían inadmisibles, toda vez que, realizar la división de una patente “podría alterar las condiciones y características de la invención, y modificar las reivindicaciones”. En este sentido, se concluyó que permitir dichas presentaciones después del examen de fondo, menoscabaría la coherencia del procedimiento y la certeza jurídica del sistema.
La jurisprudencia PR.A.C.CN. J/43 A (11a.), Registro Digital No. 2029540, reafirmó este criterio al resolver que quien presenta una divisional bajo la LFPPI, no conserva derechos adquiridos bajo la LPI abrogada, pues ese derecho se extinguió al concluir el examen de fondo de la solicitud inicial.
Aquí radica la tensión central: el Artículo 102 de la LFPPI permite expresamente dividir una solicitud de manera voluntaria hasta dentro de los dos meses siguientes a la notificación del otorgamiento de la patente, momento que ocurre por definición, después del examen de fondo, mientras que los criterios del Pleno restringen esa posibilidad al período previo a la conclusión del examen.
El resultado es un sistema más restrictivo, que desincentiva el uso estratégico de las solicitudes divisionales voluntarias como herramienta de gestión de portafolio, resultando en la pérdida de derechos sobre materia inventiva. La ausencia de protección procedimental, combinada con las facultades discrecionales del Instituto, contrasta con regímenes más favorables al solicitante en otras jurisdicciones y genera interrogantes sobre la proporcionalidad y competitividad del sistema mexicano de patentes.
En consecuencia, esto genera una desventaja de captación de inversión a nivel internacional para México, ya que el impacto más inmediato recae en los portafolios internacionales. Los solicitantes que operan bajo la ruta del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o del Convenio de París podrían asumir que la flexibilidad de la Oficina Europea de Patentes o la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos aplica también en México, lo que resultaría en la pérdida definitiva de alcance reivindicatorio cuando la solicitud inicial haya pasado el examen de fondo o ya no esté pendiente.
Resolver la contradicción entre el Artículo 102 y el criterio del Pleno, ya sea vía reforma legislativa, lineamientos administrativos claros o nueva jurisprudencia, es una tarea pendiente que incide directamente en la seguridad jurídica y competitividad del sistema mexicano de patentes.
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